黄磊

    ·讲座·

    浅议专利法第33条的理解和适用

    黄磊

    编者按

    近年，知识产权，特别是专利在促进我国医药生物技术研发和产业发展中的作用越来越大。随着我国国家知识产权战略的逐步推进，医药企业实现由仿制向自主创新的模式转变将成为大势所趋。为了能及时有效地保护科研人员的智力成果，申请专利是最佳选择。为了帮助广大医药工作者进一步了解医药及生物领域知识产权保护的政策和法律法规，提高发明专利申请文件的质量，了解专利局的审查实践，更好地做好专利申请工作。我刊特邀了国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心相关专家撰写了系列讲座，希望能够对医药企业，科研院所的相关工作人员提供一定的帮助。

    在专利审查程序中，申请人常常因为撰写的缺陷或者为克服审查意见指出的问题需要对申请文件进行修改，专利法在赋予申请人修改权利的同时也对其进行限制，即应当符合专利法第 33 条规定。审查实践中如何理解原说明书和权利要求书记载的范围，是操作性较强的问题，容易产生争议，同时修改超范围属于文本审查的范畴，对于修改超范围的文本无需进行是否满足授权实质条件的三性审查。一个申请如折戟于修改超范围是非常可惜的，直接影响申请人权利的得失。近年来最高法院提审案件中多次涉及修改超范围，如爱普生墨盒案、曾关生案、株氏会社岛野案、江苏先声案，更是引起社会层面的广泛讨论。可见如何把握修改超范围的尺度和专利法第 33 条的适用，既是审查的难点，也是申请人和社会公众关心的热点。一个申请从实审走到复审或无效，走到一、二审法院以至于最高法院，期间耗费大量的时间和人力成本。如何在实审——程序的前端，深入理解专利法第33 条，准确把握修改超范围的尺度，对于实现整个专利制度的立法宗旨和节约制度运行成本无疑是很重要的。

    1 如何理解专利法第 33 条

    1.1 专利法第 33 条的法律要件

    专利法第 33 条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

    首先，应明确判断主体为所属技术领域的技术人员，因为涉及新的技术内容的判断；同时判断的过程需要结合本领域公知常识，没有相关技术背景无法作出正确的判断。其次，原说明书和权利要求书，应当是指申请人于申请日向国家知识产权局提交的专利申请的说明书和权利要求书，而非作为优先权基础的在先申请的说明书和权利要求书；第三，原说明书和权利要求书记载的范围，包括原说明书和权利要求书文字记载和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容[1] ......